[1] 들어가며

 안녕하세요? 특허법인 영비의 유용혁 변리사입니다.

특허청은 2025년 7월 8일 보도를 통해 특허법 및 실용신안법 시행규칙 일부 개정을 7월 11일(금)부터 시행한다고 전했습니다.  개정사항은 1) 의견서제출기간을 종래 2개월에서 4개월로 연장했다는 것과 2) 분할출원에 대해 특허출원심사의 유예를 허용한다는 것입니다.  위 개정 내용을 고려할 때, 앞으로 중소기업들의 특허 관리에 유리한 전략을 설명드리고자 합니다.

<그림> 특허청 보도자료 발췌

[2] 전략 #1: 특허결정 이후에 분할출원은 필수!

분할출원에 대해서도 심사유예가 가능하게 되었으므로, 특허등록 이후에 후발주자가 유사품을 시장에 출시하는 경우에도 대응이 가능합니다.  특허 권리범위가 확정된 등록특허(=원출원) 뿐만 아니고 심사가 유예되어 청구항 보정이 가능한 분할출원으로 후발주자 상품에 대해 침해를 주장할 수 있도록 청구항의 재설계 가능해 졌기 때문입니다.  쉽게 설명하면, 원출원의 등록 단계에서는 자사 제품에 맞게 청구항을 설계하고, 심사 유예된 분할출원의 청구항은 후발주자의 제품에 맞게 청구항을 설계하는 전략이 가능해집니다.  그림을 통해 비유적으로 설명하면, 원출원은 고정된 과녁에 쏜 화살! 분할출원은 움직이는 타깃을 향해 쏜 화살! 같이 이용할 수 있다는 뜻입니다.

[3] 전략 #2: 의견서 제출 시 “기간단축신청을 꼭 챙기자.

보정서 및 의견서 제출 기한이 4개월로 늘어났다는 점은 대리인으로 업무 여유가 생겨서 너무나 반가운 소식입니다.  다만, 특허법 제47조 제4항에 따라 보정 절차에 마지막 보정 전에 한 모든 보정은 취하 간주된다는 규정이 존재합니다.  즉, 보정서/의견서를 미리 제출한 경우라도 특허청 심사관은 추가 보정이 존재할 수 있기 때문에 “4개월”을 의무적으로 기다리게 될 것입니다.  따라서, 빠른 등록이 중요한 경우나 심사관과 등록 방향을 협의하여 더 이상 검토 시간이 필요하지 않은 경우에는 의견서 제출과 함께 꼭 “기간단축신청”을 챙겨서 진행하시길 바랍니다.

개정된 시행 규칙에 대응하여 중소기업의 특허 전략을 설명 드렸습니다.  대기업이나 정부출연 연구기관과 대비하여 중소기업의 특허전략은 언제나 비용과 시간 대비하여 최적의 효율을 추구하는 “가성비”가 중요하다고 생각합니다.  가성비를 추구할 수 있는 특허 전략을 항상 설명 드리도록 하겠습니다.  더 궁금한 부분은 특허법인 영비 유용혁 변리사 (yhyoo@youngbeeip.com, 02-3454-0971)에게 연락 바랍니다.